IP-Klauseln im Wirtschaftsvertrag

Der größte Wert vieler Unternehmen lässt sich nicht anfassen. Er steckt in Marken, Daten, Software, Verfahren und Know-how. Die Ökonomen Jonathan Haskel und Stian Westlake nennen das die intangible economy. Nach der Intangible-Asset-Studie von Ocean Tomo entfallen rund 90 Prozent des Börsenwerts der S&P-500-Unternehmen auf immaterielle Werte; 1975 waren es 17 Prozent.

Haskel und Westlake beschreiben eine besondere Eigenschaft dieses Vermögens als spillover. Sein Nutzen kommt leicht auch anderen zugute, und wem es gehört, ist oft schwer zu beweisen. Das ist Stärke und Schwäche zugleich. Dasselbe Verfahren kann gleichzeitig in tausend Produkten arbeiten, ohne sich abzunutzen; genauso leicht arbeitet es in den Produkten der anderen. Eine Maschine lässt sich wegschließen, ein Verfahren oder ein Datensatz nicht. Immaterielle Werte schützt man deshalb nicht mit einem Schloss, sondern im Vertrag. Wer die Rechte darin falsch zuordnet, verliert sie, oft unbemerkt und meist unwiderruflich.

Das geschieht selten durch Diebstahl, fast immer durch zwei Sätze, die in Verhandlungen immer wieder fallen, und beide sind falsch. „Wir haben dafür bezahlt, also gehört es uns.“ „Wir sind Mitinhaber, also dürfen wir es nutzen.“ Beide verwechseln zwei Fragen, die die Parteien im Vertrag getrennt beantworten müssen: Wem gehört ein Recht, und wer darf was damit tun. Die falsche Antwort kostet nicht Eleganz, sondern Marktanteil, Verhandlungsmacht und im Ernstfall die Freistellung gegenüber einem zahlungskräftigen Kunden.

Dieser Beitrag zeigt, wie eine gute IP-Klausel die Rechte zwischen den Parteien verteilt, durchgehend aus Sicht beider Seiten, des Lizenzgebers und des Lizenznehmers. Was künstliche Intelligenz aus diesen Fragen macht, vom Training bis zum Wettbewerbsprodukt, behandle ich gesondert im Beitrag „Daten und KI im Vertrag: Was darf Ihr Vertragspartner mit Ihren Daten?“.

Zwei Fragen, nicht eine: Ownership und Right to Use

Jede IP-Klausel regelt zwei verschiedene Fragen. Die erste ist die nach dem Eigentum (Ownership): Wer hält den Titel am Schutzrecht? Die zweite ist die nach dem Nutzungsrecht (Right to Use): Wer darf es zu welchem Zweck gebrauchen? Wer im Vertrag nur die erste regelt, lässt die wirtschaftlich entscheidende offen.

Eigentum klingt nach Sicherheit, bringt aber Kosten und Lasten mit sich: Anmeldung, Pflege, Verteidigung, Durchsetzung. In den meisten Konstellationen braucht eine Partei gar keinen Titel, sondern die Erlaubnis, genau das zu tun, was ihr Geschäft verlangt. Genau diese Erlaubnis liefert ein zugeschnittenes Nutzungsrecht, während Kosten und Kontrolle beim einen Eigentümer bleiben.

In jeder guten IP-Klausel sind deshalb Eigentum und Nutzung entkoppelt. Eine Partei wird Alleininhaberin und trägt die Kosten, die andere erhält eine Lizenz, so weit ihr Geschäftszweck reicht. Aus Sicht des Lizenzgebers heißt das, den Titel zu behalten und die Lizenz eng zu fassen. Aus Sicht des Lizenznehmers heißt es, nicht reflexhaft auf Eigentum zu bestehen, sondern darauf zu achten, dass das Nutzungsrecht weit und sicher genug ist, um die Investition zu schützen.

Was jede Partei mitbringt: Background IP

Am Anfang jedes Projekts steht, was jede Seite bereits hat. Dieses vorbestehende geistige Eigentum, das Background IP, bleibt im Grundsatz bei seinem Inhaber. Die andere Partei erhält daran allenfalls eine Lizenz, und zwar nur, so weit es für das Projekt nötig ist. Die Standardformel lautet: Jede Partei behält ihr Background; die andere Partei bekommt ein Recht, es im Rahmen des Projekts zu nutzen, nicht darüber hinaus.

Zwei Punkte entscheiden hier den Streit. Erstens die Abgrenzung: Was zählt als Bearbeitung oder Verbesserung des Background, und wem gehört sie? Die Grenze zwischen abgeleitetem Werk und eigenständiger Neuschöpfung ist nicht trennscharf, deshalb gehört sie in den Vertrag. Üblich und sauber ist, Bearbeitungen des fremden Background der Partei zuzuordnen, deren Background bearbeitet wurde. Zweitens die Abschottung: Das Recht, fremdes Background zu nutzen, darf nicht losgelöst von den Projektergebnissen fortbestehen. Sonst lässt es sich aus dem Projekt herauslösen und anderweitig verwenden.¹

Aus Sicht des Lizenzgebers ist das Background fest zu halten und die Lizenz scharf auf den Projektzweck zu begrenzen. Aus Sicht des Lizenznehmers liegt die Gefahr in einer projektgebundenen Lizenz, die mit dem Projekt endet. Wer die Ergebnisse danach kommerziell nutzen will, braucht ein Background-Nutzungsrecht, das die Erstellung der Ergebnisse und ihre spätere Verwertung abdeckt.

Was das Projekt schafft: Foreground IP

Foreground IP, oft Ergebnisse oder Results genannt, ist das im Projekt Geschaffene. Hier stellt sich die Eigentumsfrage. Die Antwort ergibt sich aus dem Vertrag, nicht aus der Bezahlung. Drei Muster sind üblich: Alleineigentum einer Partei, die alle Schutzrechtskosten trägt und der anderen Lizenzen einräumt; vollständige Übertragung auf eine Partei; oder gemeinsames Eigentum. Beim deutschen Urheberrecht tritt an die Stelle der Übertragung ein ausschließliches Nutzungsrecht, weil das Urheberrecht selbst nicht übertragbar ist (§ 29 Abs. 1 des Urheberrechtsgesetzes, UrhG). Wer den Titel hält, trägt die Kosten.

Das stabilste Muster ist in den meisten Fällen das erste: Alleineigentum bei einer Partei, kombiniert mit einer breiten, unwiderruflichen Lizenz an die andere, zugeschnitten auf deren Geschäftsfeld. Das gibt jeder Seite Sicherheit über die Nutzung, ohne die Unwägbarkeiten des gemeinsamen Eigentums. Aus Sicht des Lizenzgebers ist die Zuordnung des Foreground an sich selbst plus Rücklizenz attraktiv; aus Sicht des Lizenznehmers zählt, dass seine Rücklizenz so weit reicht, dass er die Ergebnisse, für deren Entstehung er bezahlt hat, auch tatsächlich verwerten kann.

Regelmäßig übersehen wird dabei die Definition. Was überhaupt zum Foreground zählt, legen die Parteien im Vertrag fest. Schutzrechte wie Patente und Designs sind unstreitig erfasst. Ob auch Know-how, Geschäftsgeheimnisse, Urheberrechte und sonstige Arbeitsergebnisse dazugehören, hängt davon ab, wie die Parteien den Begriff fassen.² Genau dort liegt der Wert. Der größere Teil dessen, was ein Entwicklungsprojekt hervorbringt, ist selten ein eingetragenes Recht und meist Wissen. Wer den Foreground zugewiesen bekommt, ihn aber eng definiert hat, bekommt den kleineren Teil. Und wer ihn weit definiert hat, braucht zusätzlich die Übergabe. Der Vertrag muss vorsehen, dass das Know-how tatsächlich vermittelt wird, durch Herausgabe der Unterlagen, Muster und Prototypen, die es verkörpern. Eine Zuordnungsklausel ohne Übergabepflicht verteilt einen Titel, den niemand ausüben kann.

Die Risiken von Joint IP

Gemeinsames Eigentum entsteht, wenn beide Seiten an den Ergebnissen so mitwirken, dass sich die Beiträge nicht mehr trennen lassen. Dabei zählt nur der aktive schöpferische Beitrag. Bloße Mitwirkung, Anregungen oder Routinearbeit begründen kein Miteigentum. Gemeinsames Eigentum klingt fair und ist die gefährlichste Zuordnung, weil die gesetzlichen Standardregeln je Rechtsordnung auseinanderlaufen. Wer „gemeinsames Eigentum“ schreibt und sonst nichts regelt, übernimmt ungewollt die Standardregel der jeweils anwendbaren Rechtsordnung, und die ist überall anders.

Wie weit, zeigt die praktisch wichtigste Frage: Darf ein Mitinhaber das gemeinsame Recht allein lizenzieren? Für das Urheberrecht antworten die drei Rechtsordnungen, die internationale Verträge prägen, so:³

Dieselbe Klausel „gemeinsames Eigentum“ führt also zu verschiedenen Ergebnissen. Eine US-geprägte Partei, die annimmt, „ich bin Mitinhaber, also darf ich lizenzieren“, verletzt in Deutschland und im Vereinigten Königreich die Rechte der anderen.

Im technischen Geschäft kommt eine zweite Ebene hinzu, und beim eigenen Gebrauch kehrt sie das deutsche Ergebnis um. Haben mehrere gemeinsam eine Erfindung gemacht, steht ihnen das Recht auf das Patent gemeinschaftlich zu (§ 6 Satz 2 des Patentgesetzes, PatG). Nach dem Gesetz gelten dann ohne jede Vereinbarung die Regeln der Bruchteilsgemeinschaft (§§ 741 ff. BGB), sofern sich aus dem Gesetz nichts anderes ergibt.² Diese Regeln unterscheiden sich von § 8 UrhG. Über seinen eigenen Anteil verfügt jeder Teilhaber allein. Über den gemeinschaftlichen Gegenstand im Ganzen können die Teilhaber nur gemeinschaftlich verfügen (§ 747 BGB). Gebrauchen aber darf ihn jeder, soweit er den Mitgebrauch der übrigen nicht beeinträchtigt (§ 743 Abs. 2 BGB). Die urheberrechtliche Antwort lässt sich also nicht auf ein Patent übertragen. Beim Werk ist die Alleinverwertung gesperrt. Bei der Erfindung ist der eigene Gebrauch erlaubt, und gesperrt ist die Verfügung über das Ganze.

In beiden Fällen ist gemeinsames Eigentum deshalb möglichst zu vermeiden. Besser ist Alleineigentum plus Cross-Lizenz. Lässt es sich nicht vermeiden, muss der Vertrag sechs Punkte ausdrücklich regeln, die die Standardregeln uneinheitlich behandeln: Verwertungsrechte, Zustimmung zur Lizenzierung, Abrechnung der Erlöse, Anmeldung und Aufrechterhaltung der Schutzrechte, Durchsetzung und Klagebefugnis sowie die Auflösung von Pattsituationen. Der vierte Punkt wird am häufigsten vergessen: Wer meldet an, wer trägt die Kosten, und was gilt, wenn sich eine Partei zurückzieht? Wer den Fall regelt, gibt der verbliebenen Partei das Recht, die Anmeldung im eigenen Namen und auf eigene Kosten fortzuführen. Die aussteigende Partei behält dann ihr Nutzungsrecht und verliert die Inhaberschaft. Wer ihn nicht regelt, hat für diesen Fall keine Lösung.¹

Wo das Kartellrecht die Zuordnung begrenzt

Wird gemeinsam oder im Auftrag entwickelt, hängt die Zuordnung auch vom Kartellrecht ab. Vereinbarungen über gemeinsame Forschung und Entwicklung und über Auftragsforschung fallen in den Anwendungsbereich der F&E-Gruppenfreistellungsverordnung (Verordnung (EU) 2023/1066), die seit dem 1. Juli 2023 gilt und bis zum 30. Juni 2035 läuft. Sie stellt solche Verträge vom Kartellverbot frei, soweit sie überhaupt Wettbewerbsbeschränkungen im Sinne des Art. 101 Abs. 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) enthalten. Zugleich knüpft sie die Freistellung an Bedingungen, die genau die IP-Klausel treffen.

Die wichtigste Bedingung ist der Zugang zu den Ergebnissen. Im Vertrag muss festgelegt sein, dass alle Parteien uneingeschränkten Zugang zu den Endergebnissen haben, für weitere Forschung und Entwicklung ebenso wie für die Verwertung. Der Zugang umfasst auch die daraus erwachsenden Schutzrechte und das Know-how und ist zu gewähren, sobald die Ergebnisse verfügbar sind (Art. 3 Abs. 2 und 3). Eine vereinbarte Vergütung für diesen Zugang darf nicht so hoch sein, dass sie ihn praktisch verhindert (Art. 3 Abs. 4). Hochschulen und Forschungsinstitute dürfen vereinbaren, die Ergebnisse nur für weitere Forschung und Entwicklung zu nutzen (Art. 3 Abs. 5). Beschränken die Parteien ihre Verwertungsrechte im Einklang mit der Verordnung, etwa durch Spezialisierung, darf auch der Zugang zur Verwertung entsprechend beschränkt sein (Art. 3 Abs. 6). Ist keine gemeinsame Verwertung vorgesehen, gilt dasselbe für den Zugang zum vorhandenen Know-how der anderen Partei, soweit es für die Verwertung unerlässlich ist (Art. 4). Zwei verbreitete Klauseln fallen aus der Freistellung heraus, mit unterschiedlicher Folge. Beschränken die Parteien ihre Freiheit, nach Abschluss des Projekts in dem betroffenen oder einem damit zusammenhängenden Bereich eigenständig oder mit Dritten weiterzuforschen, entfällt die Gruppenfreistellung für den ganzen Vertrag (Art. 8 Buchst. a). Anders ist es bei der Verpflichtung, die Schutzrechte der anderen Partei im Binnenmarkt nicht anzugreifen. Gilt sie nach Abschluss der Forschung und Entwicklung für Schutzrechte, die dafür von Bedeutung sind, oder nach Vertragsende für Schutzrechte an den Ergebnissen, entfällt die Gruppenfreistellung nur für diese Verpflichtung selbst. Der übrige Vertrag bleibt freigestellt, wenn sie sich abtrennen lässt (Art. 9 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 3). Die Kündigung für den Fall der Anfechtung bleibt zulässig (Art. 9 Abs. 2). Sind die Parteien Wettbewerber, kommt eine Marktanteilsschwelle von 25 Prozent hinzu (Art. 6 Abs. 1).⁴

Das Muster „eine Partei wird Alleininhaberin, die andere erhält eine Lizenz“ bleibt auch hier möglich. Die Lizenz darf aber im Anwendungsbereich der Verordnung nicht so eng geschnitten sein, dass sie den Zugang zu den Ergebnissen entwertet. Wer die Rücklizenz zur Formsache macht oder mit einer prohibitiven Gebühr belegt, verliert Verhandlungskapital und die Gruppenfreistellung. Verboten ist der Vertrag damit nicht automatisch. Die Parteien müssen dann selbst prüfen, ob er nach Art. 101 AEUV zulässig ist.

Right to Use: die Lizenz richtig zuschneiden

Brauchen Sie überhaupt ein Nutzungsrecht?

Bevor man eine Lizenz formuliert, lohnt die Vorfrage, ob es sie braucht. Sie hängt daran, ob der Vertrag eine Sache überträgt oder die Nutzung geschützten geistigen Eigentums gestattet.

Beim reinen Sachkauf, etwa einer Maschine, braucht es kein Nutzungsrecht. Die Befugnis, die Maschine zu nutzen, folgt aus dem Eigentum. Der Eigentümer darf mit der Sache nach Belieben verfahren, soweit nicht das Gesetz oder Rechte Dritter entgegenstehen (§ 903 Satz 1 BGB). Das gilt auch für den Weiterverkauf des Geräts. Das Verbreitungsrecht an einem darin enthaltenen Werk, etwa der Software, ist für den Weiterverkauf erschöpft, wenn das Gerät mit Zustimmung des Rechtsinhabers in der EU oder im Europäischen Wirtschaftsraum verkauft wurde (§ 17 Abs. 2 UrhG, für Programme § 69c Nr. 3 Satz 2 UrhG; im US-Recht die first-sale-Doktrin, 17 U.S.C. § 109(a)). Wer die Maschine kauft, erwirbt bei eingebetteter Software das Eigentum an der Sache, nicht das Urheberrecht am Programm. Das Werk bleibt beim Rechtsinhaber. Für die bestimmungsgemäße Benutzung braucht der Käufer trotzdem keine Zustimmung (§ 69d Abs. 1 UrhG), und untersagen können die Parteien sie nicht.⁵ Ein Nutzungsrecht (§§ 31, 69c UrhG) braucht der Käufer nur für eine weitergehende Nutzung. Und bei SaaS wird gar keine Kopie übergeben; die Software läuft auf den Servern des Anbieters.⁶

Das ist der Grund, warum aus Sicht des Lizenznehmers bei SaaS nicht „right to use“ einer Kopie, sondern „right to access and use the service“ der präzise Begriff ist. Es gibt nichts zu vervielfältigen und nichts, das sich erschöpfen oder weiterverkaufen ließe. Wer hier die Software-Lizenzlogik übernimmt, regelt am Vertragsgegenstand vorbei.

Die acht Merkmale einer Lizenz

Wo ein Nutzungsrecht nötig ist, entscheidet seine Reichweite den Wert. Eine Lizenz wird über acht Merkmale zugeschnitten: Nutzungsart (field of use), Territorium, Exklusivität, Unterlizenzierung, Laufzeit, Widerruflichkeit, Vergütung und Übertragbarkeit. Was nicht ausdrücklich gewährt ist, bleibt im Zweifel vorbehalten.

Wie eng diese Merkmale eine Lizenz fassen können, zeigt eine typische Formel aus Sicht des Lizenzgebers: „a limited, non-exclusive, revocable, non-assignable, non-transferable, and non-sublicensable right to access and use“. Mit jedem Wort verschiebt der Lizenzgeber Risiko zum Lizenznehmer. Der Lizenznehmer muss deshalb jede Einschränkung gegen seinen Geschäftszweck prüfen.

Die acht Merkmale stehen meist in vorformulierten Bedingungen. Solche Klauseln prüft das Gericht darauf, ob sie die andere Partei unangemessen benachteiligen (Inhaltskontrolle). Frei davon sind nur Leistungsbeschreibung und Preis, hier der Umfang der eingeräumten Rechte und die Vergütung. Auch das gilt nur für ihren engen Kern. Klauseln, die das Leistungsversprechen einschränken oder verändern, kontrolliert das Gericht, und klar und verständlich sein muss jede Klausel.⁷ Die §§ 307 ff. BGB gelten auch für urheberrechtliche Nutzungsverträge, im unternehmerischen Verkehr im Wesentlichen über die Generalklausel des § 307 BGB. Entscheidend ist dabei, woran die Klausel gemessen wird, also welches gesetzliche Leitbild gilt. Eine Klausel, die davon abweicht, ist nach § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB im Zweifel unwirksam. Für urheberrechtliche Nutzungsverträge hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass § 31 Abs. 5 UrhG kein gesetzliches Leitbild ist, sondern eine Auslegungsregel bleibt. Deshalb kommt auch die Einräumung sämtlicher Nutzungsrechte gegen Pauschalvergütung in Betracht, wenn die Nutzungsarten einzeln bezeichnet sind. Ob die Vergütung angemessen ist, prüft das Gericht nicht in der Inhaltskontrolle, sondern im Einzelfall nach §§ 32, 32a UrhG.⁸ Diese Linie hat der Bundesgerichtshof fortgeführt und dabei den Maßstab benannt: Leitbild ist eine Vorschrift nur, wenn ihr eine gesetzliche Grundentscheidung im Sinne eines Gerechtigkeitsgebots zugrunde liegt.⁸ Das entlastet die Klausel, macht sie aber nicht sicher. Als Auslegungsregel gilt § 31 Abs. 5 UrhG weiterhin dort, wo der Umfang nicht ausdrücklich benannt ist. Was hier zählt, ist die Präzision der Zweckbeschreibung, nicht die Breite der Formel. Warum die Gegenklausel, man habe alles individuell ausgehandelt, das nicht rettet, zeige ich im Beitrag „Keine Individualvereinbarung“.

Software: Objektcode, Quellcode und das Reverse-Engineering-Verbot

Bei Software stellt sich vor diesen acht Merkmalen eine einfachere Frage. Was wird überhaupt herausgegeben? Wer den Objektcode liefert, gibt das lauffähige Programm; wer den Quellcode herausgibt, gibt den lesbaren Programmtext. Aus Sicht des Lizenzgebers bleibt der Quellcode bei ihm, notfalls hinterlegt bei einem Treuhänder (Escrow). Das übliche Gegenstück ist das Verbot, das Programm zu untersuchen, zu testen oder zurückzuentwickeln.

Dieses Verbot reicht jedoch nicht so weit, wie es klingt. Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass der rechtmäßige Erwerber ein Programm ganz oder teilweise dekompilieren darf, um Fehler zu berichtigen, die sein Funktionieren beeinträchtigen. Die strengen Voraussetzungen der Interoperabilitäts-Ausnahme muss er dafür nicht erfüllen. Die Parteien dürfen die Möglichkeit der Fehlerberichtigung nicht vollständig ausschließen.⁵ Sie dürfen aber die Modalitäten festlegen. Übernimmt der Lieferant die fehlerbehebende Wartung selbst und behebt er die Fehler tatsächlich, oder ist der Quellcode dem Erwerber ohnehin zugänglich, ist eine Dekompilierung nicht mehr notwendig. Dann hält das Verbot, soweit es um die Fehlerberichtigung geht. Wer nur verbietet und nichts anbietet, hat die schwächere Klausel. Umgekehrt bleibt der Erwerber eng gebunden. Das Ergebnis der Dekompilierung darf er zu keinem anderen Zweck verwenden als zur Fehlerberichtigung.

Hinweise zum US-Copyright: derivative works, work for hire, fair use

Drei Begriffe des US-Rechts prägen internationale IP-Klauseln so stark, dass sie auch in Verträgen unter deutschem Recht auftauchen. Wer sie einordnen kann, verhandelt präziser.

Derivative works: Bearbeitung ist Exklusivrecht

Ein derivative work ist ein Werk, das auf einem oder mehreren vorbestehenden Werken beruht und sie umgestaltet („recast, transformed, or adapted“, 17 U.S.C. § 101): die Übersetzung, die überarbeitete Datenbank, die neu aggregierte Karte, die Integration in ein Softwareprodukt. Das Recht zur Bearbeitung liegt exklusiv beim Inhaber des Copyrights (17 U.S.C. § 106(2)); ohne Lizenz oder Schranke ist sie eine Verletzung.⁹ Zwei Folgen werden regelmäßig übersehen. Das Copyright des Bearbeiters erfasst nur das selbst hinzugefügte Material, nicht das übernommene Original (§ 103(b)). Und für jeden Teil des Werks, in dem fremdes Material rechtswidrig verwendet wurde, gibt es überhaupt keinen Schutz, auch nicht für die eigenen Beiträge in diesem Teil (§ 103(a)). Wer fremdes Material rechtswidrig verwendet, verletzt also das Recht des Inhabers. Zugleich verliert er den Schutz für den betroffenen Teil.

Work for hire greift nicht automatisch

Im US-Recht macht die work-for-hire-Doktrin den Arbeitgeber oder Auftraggeber zum Urheber, aber nur in engen Grenzen: bei Angestellten im Rahmen ihrer Tätigkeit oder bei beauftragten Werken, wenn sie in eine von neun gesetzlichen Kategorien fallen und eine unterzeichnete Vereinbarung vorliegt.¹⁰ Der bloße Auftrag genügt nicht; der unabhängige Auftragnehmer ist eben kein Angestellter. Das deutsche Recht kennt work for hire gar nicht, es arbeitet mit der Einräumung von Nutzungsrechten (§§ 31 ff. UrhG). In einer grenzüberschreitenden Klausel müssen die Parteien daher beide Systeme berücksichtigen und das anwendbare Recht ausdrücklich wählen. Auf eine Figur, die nur in einer Rechtsordnung existiert, sollten sie sich nicht verlassen.

Dahinter steht eine Frage, die in Verhandlungen fast nie gestellt wird: Woher hat der Lieferant die Rechte, die er zusagt? Sie entstehen zuerst bei der natürlichen Person, die das Ergebnis geschaffen hat, und gehen nicht von selbst auf andere über. Für Software macht § 69b Abs. 1 UrhG eine Ausnahme. Entwickelt ein Arbeitnehmer ein Programm in Wahrnehmung seiner Aufgaben oder nach den Anweisungen seines Arbeitgebers, stehen dem Arbeitgeber kraft Gesetzes die vermögensrechtlichen Befugnisse zu, sofern nichts anderes vereinbart ist. Das gilt ohne Zutun des Arbeitnehmers und grundsätzlich ohne gesonderte Vergütung. Für Auftragsverhältnisse gilt die Vorschrift gerade nicht. Freie Mitarbeiter und Softwarehäuser sind nicht erfasst. Dort erhält der Auftraggeber die Rechte nur durch den Vertrag. Bei Erfindungen ist die Kette länger. Der angestellte Erfinder muss eine Diensterfindung melden (§ 5 des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen, ArbnErfG), und der Arbeitgeber kann sie in Anspruch nehmen. Gibt er sie nicht binnen vier Monaten nach Eingang der ordnungsgemäßen Meldung frei, gilt die Inanspruchnahme als erklärt (§ 6 ArbnErfG). Zudem steht dem angestellten Erfinder, anders als dem angestellten Programmierer, eine gesonderte Vergütung zu. Sind mehrere beteiligt, ist sie für jeden gesondert festzustellen (§ 12 Abs. 2 ArbnErfG). Ist eine Hochschule beteiligt, genügt der Vertrag mit ihr ohnehin nicht: Der Hochschulerfinder ist Dritter, seine gesetzlichen Rechte aus § 42 ArbnErfG kann die Hochschule nicht zu seinen Lasten abbedingen, es braucht eine eigene Erklärung von ihm.¹¹ Wer Alleineigentum am Foreground zusagt, sollte vorher wissen, ob die eigene Kette hält.

Fair use deckt das nicht

Wer bearbeitet, ohne zu fragen, hofft im US-Recht auf fair use (17 U.S.C. § 107): Wenn die eigene Nutzung „transformative“ genug sei, brauche es keine Lizenz. Die Hoffnung hatte Gründe. Eine Auswertung aller veröffentlichten US-Entscheidungen zur transformative use bis Anfang 2017 zeigt, wie stark der Begriff wirkte. Von den Entscheidungen, die über fair use befanden und eine transformative Nutzung bejahten, endeten 94 Prozent mit fair use. Und 2021 stufte der US Supreme Court in Google v. Oracle die Übernahme von rund 11.500 Zeilen Deklarationscode aus einer Programmierschnittstelle als fair use ein. Das galt, obwohl Google damit kommerziell eine eigene Plattform aufbaute. Das Gericht sah in der Übernahme für eine neue Smartphone-Plattform eine transformative Nutzung. Entscheidend waren außerdem die Funktion der übernommenen Zeilen als Schnittstelle, ihr Anteil von 0,4 Prozent an der gesamten Schnittstelle und der Befund, dass Android kein Marktsubstitut für Java SE war.¹²

Zwei Jahre später hat dasselbe Gericht die Linie in Warhol v. Goldsmith verengt. Eine neue Bedeutung oder Botschaft allein genügt nicht; maßgeblich ist der Vergleich der Zwecke. Dienen Original und Nutzung demselben oder einem sehr ähnlichen Zweck und ist die Nutzung kommerziell, spricht der erste Faktor in der Regel gegen fair use. Das gilt nicht, wenn ein anderer Grund die Übernahme rechtfertigt. Nach dem Kernsatz der Entscheidung muss die Umgestaltung, die für eine transformative Nutzung erforderlich ist, über das hinausgehen, was schon ein derivative work ausmacht.¹²

Beide Entscheidungen zusammen ergeben eine brauchbare Faustregel, aber keine Sicherheit. Wer mit dem übernommenen Material einen anderen Markt bedient, hat eine Chance. Wer dem Original im selben Markt Konkurrenz macht, hat sie in der Regel nicht. Für kommerzielle Akteure ist die Schranke damit keine verlässliche Grundlage; verlässlich sind die rechtmäßige Herkunft des Materials und die saubere Lizenz.

Die folgende Musterklausel bündelt die Kernpunkte zu Background und Foreground. Sie ist bewusst kundenfreundlich geschnitten. Die empfangende Partei erhält die Rechte am Foreground; aus Anbietersicht ist die Zuweisung umzudrehen. Die gelb markierten Begriffe sind Platzhalter für die liefernde und die empfangende Partei, keine definierten Vertragsbegriffe; sie sind im konkreten Vertrag durch dessen eigene Bezeichnungen zu ersetzen.

Grenzüberschreitend: ein Recht, viele Rechtsordnungen

Ein weltweites Urheberrecht gibt es nicht. Der Schutz ist territorial. Jeder Staat schützt nur für sein eigenes Gebiet. Maßgeblich ist das Recht des Landes, für das Schutz beansprucht wird (Schutzlandprinzip, Art. 8 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 864/2007 (Rom II-VO); völkerrechtlich Art. 5 Abs. 2 der Berner Übereinkunft).¹³ Diese Anknüpfung lässt sich nicht per Rechtswahl abbedingen (Art. 8 Abs. 3 Rom II-VO). Eine weltweite Lizenz berührt damit potenziell die IP-Rechtsordnung jedes Ziellandes parallel, und keine Rechtswahlklausel bündelt das.

Praktisch konzentriert sich das Risiko an zwei Stellen: in der EU und im EWR, wo das Datenbankherstellerrecht (§§ 87a ff. UrhG) eine erheblich investierte Datenbank unabhängig vom Urheberrecht schützt, sowie im Herkunftsland der Daten. Daraus folgt eine Verschiebung der Frage, und sie trifft beide Rollen. Der Lizenznehmer fragt „Dürfen wir das überall nutzen?“, der Lizenzgeber muss sich fragen „Können wir das weltweit zusichern?“. Wer großen Lizenznehmern weltweite Rechte und Freistellungen verspricht, sollte seine Garantien auf das begrenzen, was er wirklich zusichern kann: dokumentierte Herkunft je Datensatz, im Übrigen eine Lieferung „as is“ und eine Haftungsobergrenze. Wie die zugehörige Freistellung aus Sicht des freistellenden Vertragspartners einzugrenzen ist, zeige ich im Beitrag „Die Indemnity-Klausel im Wirtschaftsvertrag“.

Was Sie tun sollten

1. Trennen Sie Eigentum und Nutzungsrecht in getrennten Klauseln, und entscheiden Sie bewusst, ob Sie wirklich den Titel brauchen.
2. Ordnen Sie jedes Recht einer Gruppe zu: Background bleibt beim Inhaber, Foreground wird ausdrücklich zugewiesen, gemeinsames Eigentum vermeiden Sie. Regeln Sie neben der Zuordnung die Übergabe des Know-hows, sonst verteilen Sie einen Titel ohne Inhalt.
3. Prüfen Sie bei Erfindungen den abweichenden Standard. Miterfinder dürfen allein benutzen, aber nicht allein über das Ganze verfügen. Die urheberrechtliche Antwort passt hier nicht.
4. Klären Sie die eigene Rechtekette, bevor Sie Alleineigentum zusagen. Angestellte, freie Mitarbeiter und Subunternehmer stehen rechtlich nicht gleich.
5. Prüfen Sie bei gemeinsamer oder beauftragter Entwicklung die Zugangsrechte der F&E-Gruppenfreistellungsverordnung, bevor Sie die Rücklizenz eng schneiden.
6. Klären Sie vorab, ob überhaupt ein Nutzungsrecht nötig ist (Sache, Werk oder Dienst), und wählen Sie bei SaaS den Begriff Zugang.
7. Schneiden Sie die Lizenz über die acht Merkmale zu; was nicht gewährt ist, bleibt im Zweifel vorbehalten. In vorformulierten Bedingungen zählt die Präzision des Zwecks, nicht die Breite der Formel.
8. Verbieten Sie Reverse Engineering, und beheben Sie Fehler im Rahmen der Wartung selbst oder geben Sie dem Erwerber Zugang zum Quellcode; dann hält das Verbot, soweit es um die Fehlerberichtigung geht.
9. Prüfen Sie bei US-Bezug die Sonderregeln: work for hire gibt es bei beauftragten Werken nur in den gesetzlichen Kategorien und mit unterzeichneter Vereinbarung. Teile einer Bearbeitung, in denen fremdes Material rechtswidrig verwendet wurde, sind nicht geschützt.
10. Verlassen Sie sich nicht auf fair use; sichern Sie die rechtmäßige Herkunft und die Lizenz.
11. Begrenzen Sie weltweite Zusicherungen auf das, was Sie tatsächlich zusichern können.

Fazit

Eine gute IP-Klausel macht drei Dinge: Sie ordnet jedes Recht einer Gruppe zu, sie schneidet die Nutzung präzise zu, und sie begrenzt die Zusicherung auf das, was zu halten ist. Wer eine dieser drei Aufgaben dem Zufall oder der gesetzlichen Standardregel überlässt, verschenkt Rechte oder verspricht, was er nicht halten kann. Genau diese Klauseln gestalte und prüfe ich, für beide Seiten und mit Blick auf die Rechtsordnung, die im Streitfall wirklich gilt.

Häufige Fragen

Background IP, Foreground IP, Joint IP: was ist der Unterschied?

Background IP ist das, was eine Partei vorbestehend in den Vertrag einbringt; es bleibt bei ihr, die andere Seite erhält allenfalls eine zweckgebundene Lizenz. Foreground IP entsteht erst im Projekt; wem es gehört, ergibt sich aus dem Vertrag, nicht aus der Bezahlung. Joint IP ist gemeinsam und untrennbar Geschaffenes; es ist riskant, weil die gesetzlichen Standardregeln je Rechtsordnung auseinanderlaufen.

Ownership oder Right to Use: was sollte ich verlangen?

Häufig reicht ein gut zugeschnittenes Nutzungsrecht, denn Eigentum bringt Kosten und Lasten mit sich (Anmeldung, Pflege, Durchsetzung). Aus Sicht des Lizenznehmers zählt, dass das Recht weit und sicher genug ist (Laufzeit, Übertragbarkeit, Widerruflichkeit); aus Sicht des Lizenzgebers, dass es eng bleibt. Was nicht ausdrücklich gewährt ist, bleibt im Zweifel vorbehalten.

Muss ich beim Verkauf einer Maschine ein Nutzungsrecht einräumen?

Für die Maschine selbst nein; Nutzung und Weiterverkauf folgen aus dem Eigentum, soweit weder das Gesetz noch Rechte Dritter entgegenstehen (§ 903 BGB). Für eingebettete Software nur, soweit der Käufer sie über die bestimmungsgemäße Benutzung hinaus nutzen soll (§§ 31, 69c UrhG). Mit der Maschine weiterverkaufen darf der Käufer die Software, wenn die Maschine mit Zustimmung des Rechtsinhabers in der EU oder im Europäischen Wirtschaftsraum verkauft wurde (§ 69c Nr. 3 Satz 2 UrhG). Bei SaaS wird gar keine Kopie übertragen; dort ist der präzise Begriff Zugang, nicht Nutzung einer Kopie.

Was ist ein derivative work?

Ein Werk, das ein vorbestehendes Werk umgestaltet („recast, transformed, or adapted“, 17 U.S.C. § 101), etwa die Übersetzung, die überarbeitete Datenbank oder die neu aggregierte Karte. Die Erstellung ist Exklusivrecht des Inhabers des Copyrights (§ 106(2)). Der Schutz des Bearbeiters erfasst nur das selbst Hinzugefügte (§ 103(b)); für jeden Teil des Werks, in dem fremdes Material rechtswidrig verwendet wurde, entsteht gar kein Schutz (§ 103(a)).

Was passiert mit Lizenzen in der Insolvenz?

Sie sind nicht automatisch sicher. In der Insolvenz des Lizenzgebers kann der Verwalter bei beiderseits nicht vollständig erfüllten Verträgen die Nichterfüllung wählen (§ 103 der Insolvenzordnung, InsO); ob eine Lizenz das übersteht, ist im deutschen Recht nicht abschließend geklärt. Das US-Recht schützt den Lizenznehmer bei Ablehnung des Vertrags ausdrücklich (11 U.S.C. § 365(n)). Wer existenziell auf das Recht angewiesen ist, sorgt vor: unwiderrufliche, voll bezahlte Lizenz, Escrow, oder eben doch der Titel. Die Insolvenz ist der wichtigste Fall, in dem Eigentum nicht überschätzt ist.

Anmerkungen

1. Zur Abgrenzung von Bearbeitungen des Background, zur Abschottung des Background-Nutzungsrechts und zur Anmelde- und Kostenregelung bei gemeinsamer Inhaberschaft: European IPR Helpdesk, Fact Sheet „IP joint ownership“, Oktober 2015, S. 2 ff., 8. ↩^{1 2}

2. Zur Definition des Foreground IP, die je nach Vertrag auch Know-how, Geschäftsgeheimnisse und Urheberrechte erfasst, und zur Bruchteilsgemeinschaft am Joint Foreground IP: Grohmann/Albrecht, Praxisprobleme im Zusammenhang mit F&E-Verträgen, GRUR-Prax 2021, 588. ↩^{1 2}

3. Zu den auseinanderlaufenden Standardregeln des Miteigentums am Werk: USA, 17 U.S.C. § 201(a) (Miturheber als tenants in common; die Befugnis zur einfachen Lizenz mit Abrechnungspflicht beruht auf House Report No. 94-1476, S. 121); Deutschland, § 8 UrhG (Verwertung zur gesamten Hand, Einwilligung nicht wider Treu und Glauben zu verweigern); Vereinigtes Königreich, Copyright, Designs and Patents Act 1988, s. 10, s. 173(2). ↩

4. Verordnung (EU) 2023/1066 der Kommission vom 1. Juni 2023 über die Anwendung des Artikels 101 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf bestimmte Gruppen von Vereinbarungen über Forschung und Entwicklung, ABl. L 143 vom 2.6.2023, S. 9; Art. 2 Abs. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 6 Abs. 1, Art. 8 Buchst. a, Art. 9, Art. 13. ↩

5. EuGH, Urt. v. 06.10.2021 – C-13/20 (Top System), Rn. 63 bis 69 und Tenor; zur Richtlinie 91/250/EWG, heute Richtlinie 2009/24/EG, im deutschen Recht §§ 69d, 69e UrhG. ↩^{1 2}

6. § 17 Abs. 2 und § 69c Nr. 3 UrhG (Erschöpfung des Verbreitungsrechts); EuGH, Urt. v. 03.07.2012 – C-128/11 (UsedSoft/Oracle), zur Erschöpfung bei heruntergeladenen Programmkopien; EuGH, Urt. v. 19.12.2019 – C-263/18 (Tom Kabinet), keine Erschöpfung bei der Online-Zugänglichmachung sonstiger Werke. ↩

7. BGH, Urt. v. 05.10.2017 – III ZR 56/17, Rn. 15 f., 27; für urheberrechtliche Nutzungsverträge BGH, Urt. v. 31.05.2012 – I ZR 73/10, Rn. 18, 28, 34; BGH, Urt. v. 17.10.2013 – I ZR 41/12, Rn. 12. ↩

8. BGH, Urt. v. 31.05.2012 – I ZR 73/10 (Honorarbedingungen Freie Journalisten), Rn. 13, 15 f., 20 f., 28 f., 31; BGH, Urt. v. 17.10.2013 – I ZR 41/12 (Rechteeinräumung Synchronsprecher), Rn. 9, 13; einordnend Grohmann, AGB-Recht und IP-Verträge, GRUR-Prax 2019, 27, 28 f.; zum Streitstand davor Castendyk, Lizenzverträge und AGB-Recht, ZUM 2007, 169, 172 f. ↩^{1 2}

9. 17 U.S.C. §§ 101, 103, 106; U.S. Copyright Office, Circular 14: Copyright in Derivative Works and Compilations (2020); im deutschen Recht § 23 Abs. 1 UrhG. ↩

10. 17 U.S.C. §§ 101, 201(b); Community for Creative Non-Violence v. Reid, 490 U.S. 730 (1989). ↩

11. Zur Reichweite des § 69b Abs. 1 und 2 UrhG und zur Nichtanwendung auf Auftragsverhältnisse Hoeren, IT-Recht, Skript, Stand Juli 2020, S. 64 f.; zur Erfindervergütung § 12 Abs. 2 ArbnErfG; zur eigenen Erklärung des Hochschulerfinders nach § 42 ArbnErfG Grohmann/Albrecht (Fn. 2), GRUR-Prax 2021, 588, 590 f. ↩

12. Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 510 U.S. 569 (1994); Google LLC v. Oracle America, Inc., 593 U.S. 1 (2021); Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. v. Goldsmith, 598 U.S. 508 (2023); zur empirischen Auswertung Liu, An Empirical Study of Transformative Use in Copyright Law, 22 Stan. Tech. L. Rev. 163 (2019), Auswertungszeitraum bis 1. Januar 2017. ↩^{1 2}

13. Art. 8 Abs. 1 und 3 Rom II-VO (VO (EG) Nr. 864/2007); Art. 5 Abs. 2 der Berner Übereinkunft; zum Datenbankherstellerrecht §§ 87a ff. UrhG (RL 96/9/EG). ↩

Quelle: Poleacov, P. (2026). IP-Klauseln im Wirtschaftsvertrag. INN.LAW. https://inn.law/perspectives/ip-klauseln/

---